Использование товарного знака

Товарный знак (торговая марка) – инструмент защиты исключительного права на использование коммерческого обозначения. Ст. 1477 ГК РФ трактует термин как средство индивидуализации, охрана которому предоставляется при условии государственной регистрации. Применительно к услугам законодатель употребляет равнозначное выражение – «знак обслуживания».

В обоих случаях речь идет о внешнем отображении бренда, включающем комбинацию графических, текстовых, аудиовизуальных, осязательных и даже обонятельных элементов.

Использование торговой марки – обязанность правообладателя. Фактическое обращение товаров в коммерческом обороте является ключевым условием правовой охраны 

(источники: Постановление ВАС РФ от 17.09.2013 № 5793/13, решение СИП по делу № СИП-474/2022) 

О практических аспектах защиты исключительного права на обозначение, рассказали патентоведы бюро «Первоисток».

Получить бесплатную консультацию 

Ознакомиться со всеми ценами на услуги патентного бюро «Первоисток» можно здесь.

Способы использования

Правообладатель товарного знака наделен широкими полномочиями. Бренд можно передавать по лицензионному договору, отчуждать либо использовать для продвижения собственного продукта. Поскольку торговая марка признается нематериальным активом, владелец вправе передать ее в залог, внести в капитал юридического лица. Собственник может прекратить действие свидетельства, направив соответствующее заявление в Роспатент. 

Рисунок «Содержание исключительных прав на товарный знак»

ОАО «Газпром нефть» потребовало досрочного прекращения правовой охраны товарного знака DRIVE по классам 29 и 30. Ответчик ООО «Сиббалт» представил в заседание документацию о получении спорных товаров от производителя и его последующей фасовке. Первая инстанция сочла доказательства достаточными. Однако на уровне кассации ошибку устранили. Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость обращения маркированных изделий на рынке.

(источник: постановление СИП от 20.02.2015 г. № сип-655/2014)

 Ст. 1484 ГК РФ упоминает следующие способы использования:

• размещение на этикетках, упаковке, таре;
• указание на выставочных и ярмарочных образцах;
• включение в доменное имя, электронный адрес, вывеску;
• внесение в документацию, сопровождающую обращение товаров.

Положения статьи имеют значение при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны, о нарушении исключительного права. Законодатель оставил список открытым, предоставив судам формировать практику по принципам всесторонней и комплексной оценки.

Можно ли использовать свое обозначение без регистрации

Отсутствие свидетельства Роспатента порождает многочисленные риски. Если обозначение окажется схожим до степени смешения с зарегистрированным брендом, высока вероятность взыскания компенсации. Нарушителю также грозят административные штрафы за реализацию контрафакта.

Отказ от официального подтверждения прав на торговую марку делает бизнес уязвимым перед «патентными троллями». Это особая категория истцов, превративших злоупотребление исключительными правами в профессию.

Неохраняемый законом товарный знак имеет ограниченную оборотоспособность. Передать права на нематериальный актив по правилам ст. 1232 ГК РФ не получится. Сделки, заключенные в обход норм о регистрации, будут оспоримыми. Кроме того, продукт, маркированный таким товарным знаком, не допустят к продаже известные маркетплейсы и торговые сети. Подробнее прочитать об использовании бренда без регистрации.

Если конкурент или «патентный тролль» первый зарегистрирует товарный знак, потребуется доказывать добросовестное и открытое его использование. В суд придется представить документы, фотографии, записи и прочие подтверждения работы с коммерческим обозначением задолго до выдачи охранного свидетельства. Дела относятся к категории сложных. Практика по ним неоднозначная.

Можно ли законно использовать чужую торговую марку

Третьи лица не вправе размещать коммерческие обозначения на товарах, вывесках или иных носителях. Общее правило содержит п. 3 ст. 1484 ГК РФ. Исключения составляют случаи:

• выдачи согласия правообладателем или заключения лицензионного договора;
• общеупотребительный смысл элементов бренда;
• указание торговой марки в информационных целях (аналитические материалы, статистические отчеты);
• перепродажа оригинальной продукции (исчерпание исключительного права).

Законным признают использование товарных знаков для продвижения фирменных изделий. Соответствующие разъяснения содержатся в постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу № А40-200682/2017.

 Что будет, если использовать чужую торговую марку без разрешения

Нарушение исключительных прав третьих лиц грозит гражданской, административной и даже уголовной ответственностью. Законные владельцы могут требовать пресечения нелегального использования товарного знака и взыскания компенсации до 5 000 000 рублей (ст. 1515 ГК РФ). При выявлении контрафакта или недобросовестной конкуренции на нарушителя налагают административные штрафы по ст. ст. 14.10 и 14.33 КоАП РФ. Уголовное преследование грозит лицам, причинившим крупный ущерб либо совершившим преступление неоднократно (ст. 180 УК РФ). Подробнее здесь.

Рассматривая дела о нелегальном использовании товарных знаков, суды устанавливают три обстоятельства:

• идентичность либо схожесть до степени смешения с зарегистрированным брендом;
• маркировка однородного или тождественного продукта;
• фактический выпуск изделий на рынок с целью извлечения прибыли.

Доказывать нарушение можно любыми доступными средствами. Таковыми служат фотографии, видеозаписи, контрафактные товары, документы, свидетельские показания, публикации средств массовой информации и даже акты контролирующих органов.

Последствия неиспользования товарного знака

Ст. 1486 ГК РФ описывает механизм досрочного аннулирования свидетельства. Заинтересованные лица могут предъявить иск о прекращении правовой охраны, если торговая марка непрерывно не используется обладателем на протяжении 3 лет и более.

Смена владельца в течение 3-летнего срока не имеет значения для разрешения спора о досрочном прекращении охраны ТЗ. Установлению подлежит факт использования бренда как такового.

 (источник: Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. № 10)

Алгоритм аннулирования знака по неиспользованию включает несколько стадий:

1. Досудебный порядок. Правообладателю направляют предложение об отказе от товарного знака. Корреспонденция вручается по месту проживания/пребывания физлица либо по юридическому адресу организации. Дополнительно изучают регистрационную карточку на сайте Роспатента. Письма направляют на все адреса, которые указаны правообладателем. К моменту переписки со дня регистрации спорного бренда должно пройти не меньше 3 лет (постановление ВС РФ от 22.06.2021 г. № 18).
2. Ожидание ответа. На рассмотрение предложений ст. 1486 ГК РФ отводит 2 месяца. В этот период правообладатель может подать заявление в Роспатент о прекращении охраны либо заключить договор об отчуждении обозначения заинтересованному лицу. Направление иска до истечения установленного срока трактуется как несоблюдение досудебного порядка (дело № СИП-377/2020).
3. Новые предложения. Заинтересованные лица могут неоднократно направлять оферты правообладателю. Однако с момента отправки первого письма должно истечь 3 месяца. Этап не является обязательным (определение КС РФ от 30.03.2023 № 696-О).
4. Судебное разбирательство. Бремя доказывания распределяется между сторонами. Правообладатель обязан подтвердить непрерывное фактическое использование товарного знака по зарегистрированным классам МКТУ. Истец доказывает заинтересованность в получении исключительных прав на спорное торговое обозначение. Дополнительно судом разрешается вопрос о наличии/отсутствии в действиях сторон признаков злоупотребления.

Что может служить доказательством

Процесс строится по принципам состязательности. Каждая из сторон обязана подтвердить заявленные доводы. Оценка дается по совокупности критериев (Обзор практики экономической коллегии ВС РФ за период 01.07.2014 – 31.12.2022 гг., решение СИП по делу № СИП-310/2015).

Выпуск товара на рынок в достаточном объеме

Правообладатель предъявляет суду договоры поставки, купли-продажи, подряда, товарные накладные, счета-фактуры, приходные и расходные кассовые ордера, декларации, бухгалтерские справки. Перечень документов не ограничен. Однако все они должны отражать факт выхода продукта на оптовый или розничный рынок.

Компания настаивала на прекращении охраны товарного знака «Мастер Фрут». В качестве фактического использования ответчик представил суду контракт с поставщиком, декларацию соответствия и отчет о ввозе в Россию. Иск удовлетворили, поскольку документы не подтверждали реального обращения маркированного товара на рынке

(источник: дело № СИП-110/2013)

Правообладатель обязан выпускать достаточный объем изделий. Доказательством служат оборотные ведомости, отгрузочные документы. Исключения составляют только штучные или дорогие продукты (Постановление СИП по делу № СИП-662/2016).

Использование по всем классам МКТУ

Веским аргументом в споре станет подтверждение ассортимента (прайс-листы, каталоги, складские ведомости). Владелец бренда должен выпускать маркированные товары по всем заявленным при регистрации позициям. Например, производство фирменных пельменей и котлет – надлежащий способ использования обозначения для полуфабрикатов. В отношении мяса, фарша или теста этого будет недостаточно.

Не получится аргументировать позицию и ссылками на изготовление схожих изделий. Если в свидетельстве Роспатента указаны яхты, моторные суда, надувные лодки, то производить необходимо все виды транспортных средств. Выпуска лишь одной категории недостаточно (Обзор практики ВС РФ от 23.09.2015 г., позиции СИП по спорам № СИП-554/2021 и № СИП-105/2014).

Однородность товаров учтут при возникновении споров об охране широко известных брендов, а также марок, зарегистрированных для группы товаров

(источник: п. 21 Справки Президиума СИП от 24.07.2015 г. № СП-23/20).

Использование в доменном имени, рекламе, вывесках

Присутствие товарного знака в названии сайта признается доказательством фактического использования бренда. Поскольку выпуск маркированных изделий в оборот имеет первичное значение, виртуальная площадка должна предполагать сбыт (наличие каталога с ценами, системы приема заказов, контактные данные отдела продаж и т.д.).

 Администрирование виртуальной площадки третьим лицом не является основанием прекращения охраны. Если такие действия согласованы с правообладателем, доказательство принимается во внимание. Акцент делают на продвижении товара, а не обладателя марки. Подтверждением использования коммерческого обозначения станут рекламные ролики, каталоги, буклеты, стенды, публичные оферты.

Правообладатель может размещать коммерческое обозначение с некоторыми изменениями. Это особенно актуально в отношении комбинированных товарных знаков, включающих словесные, графические, аудиовизуальные элементы. Если модификация не влияет на общее восприятие потребителей, такое использование признается надлежащим. Подход может применяться и к вывескам

(источник: постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. № 10).

Использование лицензиатами

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правообладатель может передавать товарный знак по лицензионным договорам. Фактическим использованием бренда сделки будут считаться, если контрагенты выпустят на рынок маркированные изделия. Доказательством станут лицензионный договор, документы о произведенном товаре, отчеты о реализации потребителям или торговым посредникам.

Если обладатель не мог реализовывать исключительные права по уважительной причине, иск о досрочном прекращении охраны отклоняется. При этом банкротство и финансовые трудности не рассматриваются в качестве непреодолимых препятствий

(источник: Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. № 10)

Истцам по искам о досрочном прекращении охраны товарного знака требуется доказать заинтересованность. Подтверждениями служат:

• производство однородных, тождественных, смежных изделий;
• подача заявки на регистрацию марки в аналогичном классе МКТУ;
• наличие сходного коммерческого обозначения.

Во всех случаях предъявить необходимо доказательства именно коммерческого интереса. Если единственной целью иска является воспрепятствование хозяйственному обороту или получение компенсаций, такие действия признаются злоупотреблением (Обзор практики ВС РФ от 15.11.2023 г.).

Получить бесплатную консультацию

Наши услуги:

Оценка сходства товарных знаков Защита товарных знаков Претензия о нарушении прав на товарный знак Ответ на претензию правообладателя товарного знака Досрочное прекращение товарного знака

Новые статьи в блоге:

Приоритет товарного знака Незаконное использование товарного знака Незарегистрированный товарный знак