Незаконное использование товарного знака

Закон охраняет права владельцев зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания. Другие лица могут использовать чужое средство индивидуализации только с разрешения правообладателя. Однако не все готовы оплачивать лицензионный договор или франшизу, а некоторые просто не задумываются о том, что у используемого ими обозначения уже есть владелец.

Поэтому незаконное использование товарного знака – распространённое нарушение как в торговле, так и в сфере услуг. Как правообладателю защитить свои интересы в такой ситуации – разбираемся в статье.

Получить бесплатную консультацию

Что считается нарушением

Нарушение охраняемого законом исключительного права заключается в коммерческом применении товарного знака третьими лицами без разрешения законного владельца.

Оно может выражаться в использовании обозначения:

• тождественного зарегистрированному товарному знаку;
• сходного с охраняемым знаком до степени смешения.

О тождестве однозначно можно говорить, когда обозначения совпадают по всем элементам. Однако суд может признать знаки тождественными и при наличии незначительных расхождений в расположении элементов или шрифте.

Сходными до степени смешения являются такие товарные знаки, которые имеют различия, но в целом вызывают ассоциацию друг с другом у среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства сравнивают разные признаки товарных знаков:

• для словесных обозначений – фонетические, графические, семантические особенности;
• для изображений и объёмных обозначений – форму, симметрию, цветовое сочетание, семантическое наполнение;
• для комбинированных товарных знаков совпадение оценивается по элементам, входящим в его состав.

Например, суд взыскал в пользу одного из наших клиентов (ООО «Интел») почти 3 млн рублей компенсации за незаконное использование ответчиком (ООО «ЮТА-НН») товарных знаков «Весёлая вдова» и «Die Lustige Witwe». Ответчик импортировал в Россию вина с названием «Lustige Witwe» («Весёлая вдова»), которое суд оценил как сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Наличие сходства или тождества – оценочное понятие. В очевидных случаях суд может дать оценку самостоятельно, а при наличии сомнений для этого привлекают экспертов.

При каких условиях наступает ответственность

Сам по себе факт использования логотипа лицом, которое не является его правообладателем, не всегда образует нарушение. Например, если человек нанёс изображение зарегистрированного товарного знака на личную вещь, которую использует сам и не планирует продавать, к ответственности его никто не привлечёт.

Назначение товарного знака – индивидуализация товара, придание ему узнаваемости среди других товаров той же группы, привлечение потребителей продукции.

При оценке однородности товаров или услуг принимается во внимание, какие классы по международной классификации прописаны в свидетельстве на товарный знак. Если конкурент, используя чужое обозначение, оказывает схожие услуги или продаёт аналогичный продукт, он нарушает закон. Причём полного совпадения классов не требуется, достаточно их однородности (одежда – обувь, овощи – фрукты).

Виды нарушений

Нарушители используют чужие товарные знаки разными способами, например:

• маркируют контрафактную продукцию, её упаковку, этикетки;
• включают в договоры, другие документы, связанные с ведением бизнеса;
• указывают знаки на вывесках, используют при оформлении интерьера торгового зала;
• размещают в соцсетях, на сайтах, используют в доменном имени;
• используют для продвижения в интернете (в том числе при настройке контекстной рекламы для повышения строки выдачи в поиске);
• используют в коммерческом обозначении.

Если в отношении товарного знака заключён лицензионный договор, права законного владельца может нарушить и лицензиат, использующий логотип с превышением предоставленных ему прав.

На практике встречаются даже случаи защиты прав на мемы, зарегистрированные в Роспатенте как товарные знаки.

Например, Арбитражный суд Москвы по требованию правообладателя взыскал с компании «МЕГАФОН» 8,6 млн рублей за незаконное размещение на сайте изображения «Ждуна».

По этому товарному знаку рассматриваются и другие дела.

Когда нарушения прав на товарный знак не будет

Использовать без последствий чужой товарный знак можно:

• в информационных целях;
• для индивидуализации неоднородных товаров;
• если правовая охрана знака прекращена (в результате истечения срока, отказа правообладателя или по другим основаниям);
• в отношении товаров, которые были введены в оборот в России правообладателем или с его согласия (исчерпание исключительного права);
• если товарный знак, зарегистрированный в другой стране, не имеет международной или российской регистрации.

Если компания до регистрации другим лицом товарного знака уже использовала его в коммерческом обозначении или фирменном наименовании, она может оспорить регистрацию через Палату по патентным спорам. Эту задачу стоит доверить профильным юристам.

Например, нам удалось защитить права клиента и добиться прекращения действия товарного знака, который был зарегистрирован за ответчиком ООО «Новый Шелковый Путь». Коллегия ППС пришла к выводу, что словесный элемент товарного знака «Золотые палочки» является сходным до степени смешения с фирменным наименованием заявителя (ООО «Золотые палочки») и его коммерческим обозначением (кафе «Золотые палочки»).

Не будет нарушения и в использовании доменного имени, сходного с товарным знаком, если оно зарегистрировано раньше, чем бренд.

К примеру, владельцу товарного знака «КОНСТАНТА CONSTANTA» не удалось доказать суду нарушение со стороны владельца домена constanta66.ru. Оказалось, что домен был зарегистрирован задолго до подачи истцом заявки в Роспатент.

Виды ответственности

Лицо, незаконно использующее товарный знак, может нести за это гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Способ защиты зависит от характера и обстоятельств правонарушения, размера ущерба, причинённого правообладателю.

Гражданско-правовая

Владелец товарного знака вправе требовать:

• прекращения действий, нарушающих его права. Например, если товарный знак используется на сайте, можно потребовать удалить оттуда эту информацию. Требование пресечь незаконные действия может быть обращено не только к нарушителю, но и к другому лицу, которое имеет техническую возможность это сделать (владелец сайта, регистратор домена, администрация социальной сети);
• изъятия контрафактной продукции и её уничтожения за счёт нарушителя (либо удаления с неё знака до введения в оборот, если это отвечает общественным интересам);
• при неоднократных и грубых нарушениях – ликвидации организации, прекращения деятельности гражданина в качестве ИП (такое решение в отношении юридического лица принимает суд по требованию прокурора, поэтому обращаться с заявлением надо в прокуратуру).

Помимо этого, правообладатель вправе по своему выбору потребовать возмещения убытков или компенсации.

Убытки (реальный ущерб и упущенная выгода) взыскиваются по общим правилам, установленным ГК РФ, их размер потребуется обосновать.

Чтобы не доказывать причинение убытков, можно потребовать компенсацию за нарушение прав. Она выплачивается (по выбору пострадавшей стороны):

• в твёрдой сумме от 10 тыс. до 5 млн рублей;
• в двукратном размере стоимости товаров, на которые незаконно был нанесён логотип, либо стоимости использования знака.

При взыскании в твёрдой сумме свыше 10 тыс. рублей потребуется обосновать соразмерность заявленной суммы нарушению. При втором варианте будет нужен расчёт и обоснование взыскиваемой суммы, а также подтверждающие документы. При расчёте учитывается стоимость, по которой фактически была реализована продукция (оптовая или розничная цена).

Административная

За неправомерное использование товарного знака нарушитель будет отвечать по ч. 1 ст. 14.10 КоАП. Санкцией статьи за это предусмотрены штрафы:

• для граждан – от 5 до 10 тыс. рублей;
• для должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей (эта санкция действует и для предпринимателей);
• для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей.

Лицо, которое производит или реализует продукцию, незаконно используя чужой товарный знак, подлежит ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ.

За это правонарушение также установлено наказание в виде административного штрафа, размер которого рассчитывается от стоимости товара. Кодексом установлены следующие пределы санкции для разных категорий правонарушителей:

• для граждан - штраф в двукратном размере от стоимости товаров, но не меньше 10 тыс. рублей;
• для должностных лиц и ИП – в трёхкратном размере, но не менее 50 тыс. рублей;
• для юридических лиц – в пятикратном размере, но не менее 100 тыс. рублей.

Контрафактная продукция, материалы и оборудование для её производства, а также другие орудия правонарушения конфискуются.

Если действия лица подпадают под понятие недобросовестной конкуренции, его можно привлечь по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. Она предусматривает наказание:

• для должностных лиц – в виде штрафа 20 тыс. рублей или дисквалификации до трёх лет;
• для юридических лиц – от одной сотой до пятнадцати сотых размера выручки правонарушителя от реализации товара, но не менее 100 тыс. рублей.

Уголовная

Преступлением является незаконное использование чужого товарного знака, совершённое неоднократно (два и более раза) либо причинившее крупный ущерб (больше 250 тыс. рублей). Ответственность за это установлена ч. 1 ст. 180 УК РФ. По ней нарушителю грозит максимальное наказание до 2 лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. рублей или в размере его дохода за период до 6 месяцев.

Более серьёзные наказания предусмотрены за групповое совершение того же преступления. Участники группы лиц по предварительному сговору могут получить до 4 лет лишения свободы, а организованной группы – до 6 лет. В обоих случаях в качестве дополнительного наказания также применяется штраф.

Как действовать для защиты своих прав

Правообладатель, узнавший о том, что его товарный знак незаконно используют, вправе добиваться привлечения виновного ко всем перечисленным выше видам ответственности. Однако делать это необходимо по определённому алгоритму, чтобы в дальнейшем избежать проблем с доказыванием.

Шаг первый – зафиксировать нарушение и собрать доказательства

Не исключено, что договориться с нарушителем о прекращении незаконной деятельности и выплате компенсации получится мирным путём. Но гораздо больше вероятность того, что защищать свои права на товарный знак придётся в судебном порядке. Поэтому доказательственную базу стоит собирать, ориентируясь на эту перспективу. По конкретной ситуации стоит предварительно получить консультацию юриста.

Чтобы подтвердить факт нарушения, можно использовать:

• образец товара с чеком;
• договоры, другие документы, подтверждающие реализацию продукции (оказание услуги);
• если речь идёт о розничном магазине – фотографии или видео вывески, интерьера, витрины;
• когда правонарушение совершается с использованием интернета – скриншоты сайта, страниц с контекстной рекламой, онлайн-переписки с продавцом (их надо заверить у нотариуса).

Шаг второй – направить претензию

Претензия – это письменное изложение требований к лицу, которое незаконно использовало товарный знак. Она составляется в свободной форме и включает:

• данные отправителя и адресата;
• суть нарушения;
• обоснование со ссылками на фактические обстоятельства (наличие зарегистрированного права, сходство знаков, одна сфера деятельности) и нормы законодательства;
• требования правообладателя;
• дальнейшие действия отправителя в случае отказа.

К претензии стоит приложить копии подтверждающих документов. Её можно направить по юридическому адресу компании любым способом, который впоследствии позволит подтвердить получение: передать лично, через курьера, направить по почте или по электронным каналам связи. Подтверждение вручения понадобится при подаче иска, так как для денежных споров между организациями и ИП соблюдение претензионного порядка по АПК РФ обязательно.

Если в течение 30 дней ответ на претензию не поступил, или адресат проигнорировал требования, можно готовить иск. Но перед этим стоит заручиться дополнительными доказательствами.

Шаг третий – обращение в государственные органы

До подачи иска можно инициировать привлечение нарушителя к ответственности через уполномоченные органы. Обратиться можно:

• в управление ФАС – по факту нарушения законодательства о конкуренции (ст. 14.33 КоАП РФ) или о рекламе (ст. 14.3 КоАП РФ);
• в подразделение Роспотребнадзора – с заявлением о том, что предприниматель вводит потребителей в заблуждение, используя чужой товарный знак (ст. 14.10 КоАП РФ);
• в полицию – для проведения проверки на предмет ст. 180 УК РФ.

Например, по одному из дел в пользу нашего клиента (АО «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП») взыскана компенсация за незаконное использование ответчиком (ООО «Финстрой») серии товарных знаков, принадлежащих истцу. В качестве доказательства судом было принято решение арбитражного суда о привлечении ООО "Финстрой" к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, которым установлен факт нарушения. Это избавило нас от необходимости повторно доказывать те же обстоятельства.

Шаг четвёртый – обращение в суд

Если досудебные мероприятия не принесли результата, можно подавать иск. Он может содержать одновременно имущественные и неимущественные требования. Дела этой категории рассматривают арбитражные суды. Иск надо оформить с соблюдением ст. 125 АПК РФ, а документы, прилагаемые к заявлению, перечислены в ст. 126 кодекса.

После назначения дела к рассмотрению необходимо будет принять участие в процессе лично или через представителя. Для участия в судебных заседаниях лучше направить юриста с опытом работы в этой сфере. Он сможет правильно представить доказательства, обоснует позицию доверителя с точки зрения закона и опровергнет доводы оппонента.

По окончании судебного разбирательства надо получить решение и обратить его к исполнению. Если суд занизил компенсацию или отказал в удовлетворении каких-то требований, решение можно обжаловать в вышестоящую инстанцию. С этой задачей тоже лучше справится профессионал.

Что делать, если от правообладателя поступила претензия о незаконном использовании знака

Первое, что нужно сделать при получении претензии – проверить её обоснованность. Для этого надо смотреть в реестре товарных знаков:

• действует ли товарный знак лица, приславшего претензию;
• на какие классы товаров или услуг он зарегистрирован;
• дату приоритета.

Если с регистрацией товарного знака у автора претензии всё в порядке, стоит изучить, чем занимается компания. Информацию можно получить из открытых источников. Если выяснится, что она фактически не ведёт хозяйственной деятельности, но при этом массово регистрирует за собой средства индивидуализации, возможно, что это так называемый «патентный тролль». В интернете можно найти новости о многочисленных судебных спорах с их участием по вопросам интеллектуальной собственности. Такие злоумышленники наживаются на добросовестных производителях, вовремя не зарегистрировавших свой знак. Шансы выиграть дело у такого оппонента достаточно велики.

Дальнейшие действия зависят от обоснованности претензии и готовности отстаивать свои права в суде. Если нарушение очевидно, договориться мирным путём будет не только быстрее, но и дешевле.

Оставить заявку на консультацию