Незарегистрированный товарный знак

Можно ли использовать собственный незарегистрированный бренд? Какие могут возникнуть проблемы при использовании чужого логотипа? Как защитить свою эмблему? Чего стоит опасаться владельцам интернет-магазинов? Отвечаем на вопросы.

Получить бесплатную консультацию

Гражданский кодекс под товарным знаком понимает средство индивидуализации товаров и услуг. В качестве товарного знака может быть зарегистрирован логотип, эмблема, слоган, доменное имя, звуковые элементы и так далее. Главное - соответствие нормам ст. 1483 ГК РФ.

В качестве товарного знака можно зарегистрировать коммерческое обозначение. Это составная часть индивидуализации предприятия, которое используется для идентификации на рынке. Компания имеет только одно коммерческое обозначение и неограниченное число товарных знаков, различающихся назначением, стилистикой, шрифтом, цветами.

Регистрирует товарные знаки Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Незарегистрированным считается то обозначение, в отношении которого Роспатентом не проводилась регистрация в госреестре.

На практике это большинство логотипов, вывесок и коммерческих наименований.

Риски при работе с незарегистрированным обозначением

1. Риск нарушения чужих прав. Предприниматель может случайно использовать обозначение, принадлежащее другому собственнику. Это грозит получением претензии о нарушении прав на зарегистрированный товарный знак от правообладателя. Не важно, умышленно или нет вы скопировали, например, чужую эмблему, по решению суда придется выплачивать компенсацию заявителю, а также менять своё название и логотип.
2. Невозможность зарегистрировать раскрученный бренд. Компании работают со своей символикой 5-10 лет, завоёвывают рынок, покупателей, а уже после этого хотят зарегистрировать товарный знак. Но получают отказ – логотип уже занят и нужно либо аннулировать знак конкурента (если для этого есть основания), либо договариваться с его владельцем о выкупе прав, либо менять название. А это серьезные затраты, плюс узнаваемость и репутация бренда пострадают.
3. Потеря рынков сбыта. Без зарегистрированного обозначения выйти на интернет-площадки вроде Ozon, Wildberries или Lamoda невозможно. Они не работают с поставщиками, у которых нет товарных знаков, опасаясь претензий со стороны правообладателей. Аналогичные требования и у крупных торговых центров без свидетельства о регистрации популярные ТЦ не дают даже вывеску повесить на магазине.
4. Репутационные риски. Конкуренты могут завезти в РФ дешевую контрафактную продукцию из-за границы под схожим с вашим брендом. Пострадает и репутация - покупателям не понравится внезапное ухудшение качества, и деньги. Чтобы избежать этого товарные знаки вносят в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС).

Ответственность за использование чужого товарного знака

В законодательстве нет требования обязательной регистрации товарных знаков, как и санкций за использование незарегистрированных обозначений.

И даже использование чужих брендов может быть разрешено. Так, описание - нарушением не считается. Слова и словосочетания в этом случае применяются в общеупотребительном значении.

Например, описание солнечного дня в рекламе не будет нарушением зарегистрированного бренда «Солнечный день».

Также не считается нарушением, если обозначение применялось предпринимателем еще до даты подачи документов для регистрации товарного знака.

Например, несколько лиц годами используют схожие логотипы и при этом не регистрируют. Позже один подает заявку в Роспатент и обращается в суд для пресечения незаконного использования товарного знака и получения компенсации. В таком случае суды указывают, что владелец не может запрещать использование обозначения предпринимателю, который добросовестно применял его еще до установления приоритета товарного знака.

Доказать добросовестное использование обозначения в судебном порядке должен тот, к кому предъявлены исковые требования.

Но эти правила действуют только до тех пор, пока не нарушаются права третьих лиц.

Способ восстановления и компенсации нарушенных прав выбирает истец-правообладатель, но размер окончательно определяет суд.

Судебная практика в делах о незарегистрированных обозначениях

Судебные решения в делах по защите незарегистрированных товарных знаков зависят от конкретного дела и судьи. Верховный Суд РФ попытался унифицировать подходы к рассмотрению дел этой категории (подробнее Обзор судебной практики утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023):

1. Правообладатель, который не использует свой товарный знак, может обращаться в суд за его защитой.

Верховный Суд приводит такой пример: общество обратилось с требованием к компании о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак «МЭЛТ». В силу производственных проблем товары, маркированные товарным знаком, на момент рассмотрения дела судом истцом не производятся.

Ответчик же пытался доказать злоупотребление истцом права на защиту. Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчик не подавал и регистрацию спорного товарного знака не проводил.

Суд первой инстанции, а позже и апелляционный суд, обоснованно пришли к выводу о том, что в данном случае неиспользование правообладателем товарного знака не свидетельствует о злоупотреблении правом. Требования истца были удовлетворены.

2. Следует пресекать деятельность «патентных троллей», которые регистрируют права на товарный знак для предъявления исков к добросовестным участникам рынка.

Предприниматель обратился в суд с иском к владельцам торгового центра за нарушение права на товарный знак «ПЛАНЕТА». При этом своё же обозначение предприниматель не использовал.

В свою очередь ответчик представил доказательства известности логотипа и ассоциации его у потребителя с деятельностью торгового центра.

Стоит отметить, предприниматель зарегистрировал права на значительное число товарных знаков и является истцом в нескольких сотнях судебных дел, связанных с защитой прав на товарные знаки.

Суд сделал вывод о том, что истец совершил действия, направленные на приобретение права на товарный знак «ПЛАНЕТА» не с целью фактически использовать его для индивидуализации товаров, а для предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота и взыскания в связи с этим соответствующей компенсации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным постановлением, правомерно отказано в удовлетворении требования истца.

3. Суд оценивает добросовестность действий иностранных правообладателей и поставщиков их продукции в Россию.

Иностранная компания обратилась в суд с иском о запрете на реализацию товара, на котором товарный знак размещен самим правообладателем. Требование предъявлено к банку, который не ввозил на территорию Российской Федерации оборудование, а приобрел на него право как залогодержатель. К лицам, непосредственно участвующим во ввозе в Россию, требования иностранной компанией не предъявлялись. Иностранная компания подтвердила, что предоставляет согласие на ввоз оборудования, а иногда даже безвозмездно. Однако в предложении банка о возмездном предоставлении такого согласия иностранная компания отказала без обоснования. Кроме того, иностранная компания отвергла предложение банка о выкупе у него медицинского оборудования.

Банк не может вывести данную категорию товаров в другие страны, так как это запрещено действующим законодательством. Запрет на реализацию товара в данном случае равносилен его уничтожению. Оставление товара (предмета залога) за банком приведет к утрате его ценности и полезных свойств, возложит на него расходы на хранение и на утилизацию.

В данном случае суд сделал обоснованный вывод о том, что поведение истца недобросовестное. Постановлением суда апелляционной инстанции в удовлетворении иска компании отказано.

Товарный знак иностранной компании

У тех, кто перепродает брендовые товары иностранного производства, возникают вопросы. Например, можно ли покупать товар в Китае и перепродавать в России от своего имени, но с китайским торговым знаком. Что делать в этом случае – заключать лицензионное соглашение или регистрировать китайский торговый знак?

В первую очередь выяснить – зарегистрировано ли китайское обозначение в России.

Если да, правообладатель в России разрешает ввозить в страну каждую партию товара. Без такого разрешения товар, даже купленный официально у китайского производителя, будет считаться контрафактным. Единственное исключение из этого правила товары, для которых разрешен параллельный импорт (подробнее Постановление правительства от 29.03.2022 №506).

Если иностранный знак в России не зарегистрирован, вы завозите и перепродаёте товар без согласия правообладателя. Предъявить претензии будет некому, ведь в России у этого товарного знака правообладателя нет. Это не отменяет рисков того, что Ваш конкурент может первым зарегистрировать иностранный товарный знак.

Использование незарегистрированного обозначения

Владелец обозначения, в том числе незарегистрированного, может им пользоваться и распоряжаться. Это предполагает, в том числе, возможность постоянной или временной передачи прав другим предпринимателям.

По общему правилу передать права на незарегистрированное обозначение нельзя. Вы не сможете правильно прописать предмет договора, в котором указывают регистрационный номер товарного знака, а также зарегистрировать договор в Роспатенте.

Но в правилах есть исключение. В соответствии со ст. 421 ГК РФ предполагается свобода заключения договоров. Даже без регистрации договор остается действительным. Стороны могут заключить соглашение, в котором содержатся отдельные элементы договоров. Например, лицензионным договором закрепляются положения договора коммерческой концессии (франшизы), а незарегистрированный торговый знак передаётся как результат интеллектуальной деятельности. В случае необходимости заключается договор подряда, в котором обязательно указывают, что производство товаров под данным брендом не нарушает права сторон или третьих лиц. Также прописывают, какая из сторон обязуется урегулировать споры, связанные с нарушением прав на товарный знак.

Передача прав осуществляется:

1. Договором уступки правообладатель полностью передает права на обозначение за вознаграждение;
2. Лицензионным договором предполагается временная передача прав на использование товарного знака на определенных условиях. Собственник при этом не меняется;
3. Договором коммерческой концессии (франшизы) право на знак переходит на время вместе с другими объектами интеллектуальной собственности.

Продажа незарегистрированного логотипа

Правообладатель товарного знака передает исключительные права на него по договору отчуждения. Причем передавать права можно как на все классы товаров МКТУ, на которые знак зарегистрирован, так и на их часть.

Гражданским кодексом также установлен ряд ограничений при заключении договора отчуждения:

1. Нельзя продать один из серии похожих или взаимосвязанных. Например, у компании 3 схожих логотипа - словесный, графический, комбинированный, - продать она хочет только словесный. Такую сделку нельзя будет зарегистрировать в Роспатенте, так как таким образом потребитель вводится в заблуждение, а обозначение не будет уникальным.
2. В договоре указывается цена - фиксированная сумма или серия платежей от прибыли.
3. Не допускается введение потребителя в заблуждение относительно товара, места производства или изготовления. Например, обозначение "Крымский чай" нельзя передать краснодарской компании.

Ключевое условие - регистрация товарного знака. Конечно, никто не отменяет ст. 421 ГК РФ вы вправе заключать с контрагентами любые договора, но в случае спора в суде, доказать правоту будет сложнее.

Договор франшизы без регистрации товарного знака

Владелец бренда по договору франшизы передает право работать под ним другой компании. В ГК РФ этот вид договора называется коммерческой концессией. В таком случае без регистрации товарного знака вы ставите под угрозу свой бизнес и партнеров по франшизе. Кроме того, партнер получает возможность скопировать переданный товарный знак и первым подать документы для регистрации. И тогда уже вам запретят использовать собственный логотип.

Если вы все-таки хотите официально передать партнерам право на использование бренда, заключайте лицензионный договор. С ним вы сможете передать контрагенту уникальный результат интеллектуальной деятельности (ноу-хау) или средство индивидуализации (логотип, эмблему, символику).

Из минусов с каждым партнером придется заключать ровно столько договоров, сколько объектов интеллектуальной собственности передаете. Например, передаётся логотип, отличительная символика и сама бизнес-модель (ноу-хау) - это 3 договора с каждым партнером. А после регистрации товарного знака эти договора перезаключаются и регистрируются в Роспатенте.

Использование незарегистрированных товарных знаков в рекламе

К незарегистрированным обозначениям требования со стороны контролирующих органов при проведении рекламных кампаний намного жёстче.

Правила размещения рекламы:

1. Соблюдать закон о государственном языке, согласно которому иностранные слова и выражения при размещении рекламы должны идентично дублироваться на русском языке. Причем касается это и товарных знаков до получения регистрации в Роспатенте. Если бренд включает иностранное слово, то собственник обязан переводить его на русский язык в рекламе любого рода: от вывесок до видеороликов.
2. Не использовать обозначения хвалебного характера. Закон о рекламе запрещает без объективных причин использовать характеристики превосходной степени. Это касается и случаев, когда характеристики составляют словесный логотип. Например, магазину с названием «Лучший книжный 1», даже после регистрации, будет сложно размещать рекламу, не нарушая законодательство.
3. Отдельные слоганы также регистрируются в качестве товарных знаков, поэтому в рекламных кампаниях учитывают риски нарушения авторских прав. К примеру, фразу «Just do it!» нельзя будет использовать без разрешения правообладателя даже с переводом на русский язык.

Отдельная опасность - плагиат обозначения со стороны конкурентов. Популяризируя бренд через рекламу, донося до потребителей сильные стороны, вы привлекаете к нему внимание конкурентов. А незарегистрированный статус товарного знака позволяет относительно легко его украсть.

Не зарегистрирован товарный знак на домен

Допустим, вы решили открыть Интернет-магазин. Разработали сайт, сделали оформление с логотипом и придумали запоминающееся доменное имя. Товарный знак решили не регистрировать, а вкладываться в рекламу и продвижение сайта. Появляется компания со схожим обозначением и требует запретить вам использовать домен.

В таком случае даже не сработает правило добросовестного использования до даты установления приоритета товарного знака.

Дело в том, что домен не признается Гражданским кодексом товарным знаком. Поэтому суды защищают обозначение, а не доменное имя, независимо от времени регистрации последнего. В судебных решениях по подобным спорам устанавливаются только насколько похожи домен и товарный знак, применяются ли для однородных видов деятельности. Остальные обстоятельства, наличие прямой конкуренции между сторонами спора, был ли домен зарегистрирован раньше товарного знака, определяют объем удовлетворения исковых требований судом.

Товарный знак зарегистрирован, но на другой класс МКТУ

Вы выходили на рынок как магазин одежды, зарегистрировали товарный знак по 25 классу МКТУ. Через некоторое время решили расширить ассортимент детскими игрушками (28 класс МКТУ). Но на новые товары знак уже не действует. А значит, если есть конкурент с похожим зарегистрированным названием, но торгующий исключительно детскими игрушками, вы нарушите его права.

Добавить новый класс к заявке или свидетельству не получится. Придется подавать новую полноценную заявку на регистрацию и ждать рассмотрения. Если в процессе экспертизы новой заявки окажется, что схожее обозначение уже зарегистрировано в интересующим вас 28 классе МКТУ, можно:

1. договориться с другим правообладателем и получить у него согласие на вашу регистрацию или же выкупить у него знак для 28 класса;
2. оспорить похожесть товарных знаков, приводя доводы в защиту вашего бренда;
3. аннулировать заявку или свидетельство конкурента.

Защита товарного знака без его регистрации

Без оформления регистрации права на обозначение сохраняются за владельцем до тех пор, пока другое лицо не подаст заявление в Роспатент на регистрацию схожего до степени смешения товарного знака.

После этого законные права на знак перейдут к заявителю.

Не каждой компании нужно зарегистрированное обозначение. Например, если компания может относительно легко поменять название или логотип, а доходы при этом не пострадают, регистрация не понадобится.

Но обезопасить бизнес от претензий конкурентов стоит и вот способы:

1. В названии указывайте вид реализуемого товара или сферу деятельности. Например, «Кафе», «Ремонт телефонов», «Магазин одежды». Можно также к названию добавить свойства товара, происхождение, цену или назначение. Такие названия нельзя зарегистрировать и предъявлять претензии будет некому. Но такой вариант подходит только для предпринимателей, которые не планируют в будущем регистрировать обозначение.
2. Назовите бизнес в свою честь, укажите фамилию в логотипе или названии. Фамилии, если не популярны в России, вряд ли нарушат права. Кроме того, они свободны для регистрации, если понадобится. С именами сложнее - практически все уже зарегистрированы патентными троллями или оперативными предпринимателями.
3. Назовите бизнес выдуманным словом. Например, берут аббревиатуру из инициалов основателей или слово из редкого давно забытого языка транслитерируемое на русский язык. Это ненадежный вариант. Каждый год в России регистрируется свыше 60 тысяч обозначений и мысли могут совпадать.
4. Добросовестно применять логотип или эмблему до даты установления приоритета. Например, использовать название на сайте, вывесках, в рекламе, заключать соответствующие договора на изготовление эмблемы с дизайнерами, типографиями и так далее. Таким образом, в случае спора появляется возможность доказать приоритет коммерческого обозначения.

Эти способы защиты незарегистрированного товарного знака не панацея от проблем. Надежная защита - регистрация товарного знака и его государственная охрана.

Преимущества регистрации товарного знака

После получения свидетельства о регистрации товарного знака вы получаете:

1. Защиту знака от копирования или использования конкурентами, право на компенсацию причиненного ущерба;
2. Возможность оценить товарный знак и поставить на баланс компании как нематериальный актив.
3. Право на получение прибыли от передачи обозначения по лицензионному договору, договору коммерческой концессии (франшизы) или продажи;
4. Возможность сотрудничества со СМИ, продвижение лого в рекламных кампаниях.

Патентное бюро «Первоисток» поможет вам с оформлением всех необходимых документов на любом этапе использования обозначения. Мы занимаемся подготовкой документов для регистрации, поможем доработать обозначение до охраноспособного состояния или аннулировать чужой знак, защитим ваши интересы в Роспатенте, ППС, суде и других государственных органах. Также разрабатываем и сопровождаем регистрацию лицензионных договоров, договоров отчуждения и франшизы.