Аренда товарного знака

Товарный знак (ТЗ) можно сдавать и брать в лизинг (в аренду). Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Лицензиар (арендодатель) получает пассивный доход от имеющейся интеллектуальной собственности (ИС), а лицензиат (арендатор) пользуется чужим раскрученным брендом, не вкладывая средств на его приобретение в собственность.

Партнерские отношения между правообладателем ТЗ и арендатором регулирует лицензионный договор. Такой договор сильно отличается от типового: в нем недостаточно указать предмет соглашения, срок и правовую ответственность сторон. Если подписать такое соглашение без предварительной консультации с патентным поверенным и юристом, велик риск попасть в ситуацию, в которой сложно отстоять права.

Ниже расскажем, какие нюансы нужно учесть при составлении документа, чтобы в спорной ситуации он стал надежным правовым подспорьем. А если не хотите разбираться в правовых аспектах самостоятельно, поручите нам оформление сделки под ключ.

Оставить заявку на бесплатную консультацию

Стоимость услуг бюро «Первоисток»

Юридический процесс оформления договора под ключ состоит из трех этапов:

1. оценка стоимости аренды товарного знака;
2. составление текста договора и согласование условий с контрагентом;
3. регистрация документа в Роспатенте.

Что такое лицензионный договор

Лицензионный договор называют договором аренды интеллектуальной собственности. Но с юридической точки зрения более грамотно говорить «лицензионный договор».

Лицензионный договор – это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона, имеющая исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования этого результата или средства индивидуализации.

Договор аренды – это соглашение, в силу которого арендодатель (наймодатель) предоставляет арендатору (нанимателю) имущество во временное владение / пользование, а арендатор уплачивает за это арендную плату и пользуется имуществом в соответствии с соглашением (статья 606 ГК РФ).

То есть, лицензионный договор заключают, когда идет речь о передаче прав на ИС, а договор аренды – когда предметом соглашения выступают материальные объекты.

Виды лицензионного договора

Лицензионный договор бывает:

• простым;
• исключительным.

Простой лицензионный договор дает лицензиату неисключительную лицензию. Правообладатель оставляет за собой право параллельно заключать лицензионные договора с другими лицами, а не только с одним конкретным лицензиатом.

Исключительный лицензионный договор дает лицензиату исключительную лицензию. Правообладатель обязуется больше ни с кем не заключать лицензионный договор на товарный знак, указанный в договоре.

При заключении исключительного лицензионного договора правообладателю важно указать, оставляет ли он себе право на пользование объектом (ТЗ) в тех пределах, которые он отдает лицензиату. Если этого не написать, автоматически будет считаться, что такого права лицензиар себе не оставил. Это значит, что в течение срока действия соглашения правообладатель не сможет использовать товарный знак. Полнота прав вернется к нему только после завершения сделки.

Юридические требования к содержанию лицензионного договора

Чтобы документ имел правовую силу, он должен включать следующие пункты.

1. Номер свидетельства на товарный знак, на который правообладатель предоставляет права лицензиату.
2. Вид лицензии. По умолчанию договор считают простым – предоставляющим неисключительную лицензию. Если стороны договорились об исключительной лицензии, это фиксируют в отдельном пункте соглашения.
3. Права, которые лицензиар (правообладатель) передает лицензиату, а также способы использования ТЗ, которые правообладатель разрешает партнеру. Право использования товарного знака, прямо не указанное в лицензионном договоре, считают не предоставленным.
4. Ограничение прав. В этом пункте указывают, чего лицензиат не может делать с полученным товарным знаком. Например, правообладатель может запретить размещать обозначение на продуктах, относящихся к конкретной сфере, или запретить маркировать им импортированный / экспортированный товар.
5. Порядок и сроки предоставления отчетов об использовании товарного знака и качестве товара. Лицензиат по умолчанию обязан отправлять лицензиару отчеты. Если в соглашении нет пункта с четкими условиями о периодичности и порядке предоставления докладов, считается, что лицензиар имеет право запросить их в удобное ему время. Также стоит прописать стандарты качества, которые лицензиат должен соблюдать. Это сохранит репутацию бренда.
6. Размер вознаграждения. Лицензионный договор считают возмездным, если в тексте документа не оговорено иное. Соглашение также считают незаключенным, если в нем нет ни слова о денежном вознаграждении и порядке его расчета, а также прямо не оговорено, что сотрудничество происходит на безвозмездной основе. То есть, в тексте документа должна быть указана либо сумма компенсации, либо определен безвозмездный характер сделки. В качестве вознаграждения стороны могут договориться о единовременной выплате, ежемесячных отчислениях, размер которых может быть фиксированным, либо зависеть от прибыли, полученной от ТЗ за отчетный период.
7. Срок действия договора. Срок действия договора не может быть дольше срока действия исключительного права на товарный знак. Поэтому при составлении соглашения обратите внимание на дедлайн охранного документа – свидетельства на ТЗ. А вот если вообще не указать срок, автоматически считают, что соглашение заключено на пять лет.
8. Территория действия. Если в соглашении не указать территорию его действия, считают, что правообладатель разрешил лицензиату использовать товарный знак на всей территории России. В качестве территориального ограничения можно указать регион страны, местность или территорию нескольких государств (при наличии международного свидетельства).
9. Обязанности сторон. В этом пункте лицензиара призывают воздержаться от действий, способных помешать лицензиату реализовывать его права, а лицензиата – не использовать ТЗ способом, не предусмотренным соглашением.
10. Ответственность сторон. Пропишите конкретные меры ответственности и порядок возмещения убытков на случай, если одна из сторон нарушит контракт и этим нанесет ущерб партнеру.
11. Условия и порядок досрочного расторжения договора. В качестве условия для досрочного расторжения можно указать несвоевременную выплату лицензиатом денежного вознаграждения.
12. Реквизиты сторон – фактический, почтовый и юридический адрес, контакты для связи (телефон, факс, электронная почта), номер расчетного счета в банке, а также фамилии и инициалы руководителей (если соглашение заключили юридические лица).

Во всем остальном законодательство никак не ограничивает Стороны по содержанию пунктов лицензионного соглашения.

Например, партнеры могут подписать документ как дополнение к договору франчайзинга, по условиям которого арендатор приобретет права сразу на несколько объектов интеллектуальной и промышленной собственности.

Правила подписания соглашения о предоставлении права на сублицензию

Если стороны договорились о подписании исключительного лицензионного договора с передачей лицензиату права заключения сублицензионных соглашений, то между правообладателем и арендатором должно быть подписано еще одно соглашение. В этом соглашении устанавливают условия, по которым лицензиат может подписывать сублицензионные договора.

В тексте этого соглашения нужно указать, что:

• лицензиат может предоставлять сублицензиатам права на ТЗ только в пределах, позволенных ему лицензиаром;
• сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора;
• ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат.

Во всем остальном на сублицензионный договор распространяются те же юридические требования, что действуют для лицензионного договора.

Требования к оформлению лицензионного и сублицензионного договора

Лицензионный / сублицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».

Устные соглашения и письменные договора, незарегистрированные в ФИПС, правовую силу не имеют.

Как зарегистрировать договор в Роспатенте

Регистрация договора в ФИПС проходит в три этапа.

1. Подготовка документов. Заполните заявление установленного образца и подготовьте текст договора, который намерены регистрировать. Также понадобится документ, подтверждающий личность и доверенность, если в ФИПС обращаетесь не лично, а через представителя.
2. Оплатите пошлину. Госпошлина состоит из двух частей: за рассмотрение заявления о госрегистрации предоставления права использования товарного знака – 15 000 рублей, за принятие решения по результатам рассмотрения – 13 000 рублей.
3. Подайте документы. Предоставить документы в Роспатент можно через официальный сайт, лично, либо почтовым отправлением по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, дом 30, корпус 1, 125993.
4. Дождитесь решения. Роспатент дает ответ в течение 68 рабочих дней.

Регистрация лицензионного / сублицензионного договора в ФИПС гарантирует правовую государственную защиту интересов лицензиара и лицензиата.

Как определить стоимость, по которой сдавать в аренду ТЗ

Стоимость аренды ТЗ зависит от трех факторов:

1. популярность и узнаваемость бренда;
2. география бренда – международные ТЗ дороже региональных;
3. условия использования – чем больше прав передают по договору, тем дороже аренда.

Единовременная плата за лизинг варьирует от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Роялти (периодическое вознаграждение) устанавливают в пределах 1-10% от выручки лицензиата.

Подводные камни при работе по лицензионному договору

При работе по лицензионному договору, условия которого недостаточно продуманы и не проверены юристом на точность и понятность формулировок, лицензиат и лицензиар очень рискуют.

Риски для правообладателя

Вот два неочевидных риска для правообладателя:

1. Плохо прописанные условия использования ТЗ могут отнять рынок сбыта и снизить прибыль. Например, если передали часть прав на ТЗ сторонней компании, а она начала продавать под вашим обозначением продукт-конкурент или выпустила товар в той нише, куда вы только планировали зайти.

2. Плохо предусмотренный порядок проверки качества товара партнера может испортить репутацию бренда. Например, если лицензиат начал маркировать товарным знаком продукты низкого качества.

    

Риски для лицензиата

Четыре неочевидных риска для лицензиата:

1. Плохо предусмотренный порядок проверки качества товара партнера может испортить репутацию бренда. Например, если лицензиат начал маркировать товарным знаком продукты низкого качества.
2. Лицензиат не проверил, что ТЗ не находится в залоге. Если залогодержатель по договору запретил правообладателю сдавать ТЗ в аренду, заключенный лицензионный договор недействителен.
3. Лицензиат не проверил, что предмет договора – действительно ТЗ, а не иное средство индивидуализации. Правообладатель не имеет права передавать права на такие средства индивидуализации, как фирменное наименование и место происхождения товара
4. Лицензиат не проверил соответствие класса МКТУ, указанное в свидетельстве ТЗ, классу своей продукции. Лицензиат может размещать приобретенный ТЗ только на тех продуктах, для которых обозначение зарегистрировано в Роспатенте, иначе это грозит штрафом

Что еще важно знать для правовой безопасности

Преимущества работы по лицензионному договору

Работа по лицензионному договору без противоречивых условий, с точными и понятными формулировками обеспечивает обоим партнерам сильную правовую защиту, безопасность и уверенное ведение бизнеса без рисков.

Преимущества работы по лицензионному договору для лицензиара:

• получение щедрого вознаграждения в виде пассивного дохода;
• раскрутка имени бренда и увеличение его стоимости благодаря рекламе лицензиатом продукции, маркированной ТЗ;
• расширение географии присутствия бренда;
• экономия на маркетинговых кампаниях;
• возможность быстрее окупить расходы на регистрацию и поддержание товарного знака в силе.

Преимущества работы по лицензионному договору для лицензиата:

• привлечение внимания покупателей и увеличение прибыли за счет размещения уже раскрученного товарного знака на упаковке продукции, витринах и вывесках;
• возможность поднять цены на товары за счет их маркировки известным брендом;
• экономия ресурсов на регистрации и поддержании в силе собственного товарного знака;
• защита интересов и возможность отстаивать права при использовании третьими лицами товарного знака, на который заключен лицензионный договор;
• возможность зарабатывать на сублицензии;
• возможность увеличить инвестиционную стоимость бизнес-проекта.

Уплата налогов при сдаче ТЗ в аренду

Лицензиар, сдающий в аренду ТЗ, уплачивает подоходный налог. Объем налоговой ставки зависит, является ли лицо физическим или юридическим.

Налоги для юридических лиц - ставка 20%. Лицензионные платежи включают в состав внереализационных доходов.

Налоги для физических лиц - ставка 13% (для резидентов РФ) или 30% (для нерезидентов). Гражданин самостоятельно декларирует доход и уплачивает налог

Также юридические лица уплачивают НДС по ставке 20%.

Еще важно знать:

1. если лицензиар использует упрощенную систему налогообложения, то доходы включают в базу для расчета налога;
2. ставка налога при УСН зависит от выбранного объекта налогообложения – 6% от доходов или 15% от разницы между доходами и расходами.
3. если лицензиар нерезидент РФ, налог на прибыль может удерживаться из источника выплаты (по ставке 20%) и уменьшаться в соответствии с международными соглашениями об избежание двойного налогообложения.

Заключение

В Интернете есть шаблоны готовых лицензионных / сублицензионных договоров, но не все они могут надежно защитить права. Чтобы получить документ, с которым легко отстаивать интересы, его нужно составлять под конкретного контрагента и с учетом конкретных условий сотрудничества.

Команда юристов и патентных поверенных бюро «Первоисток» разработают для вас надежный договор, проверят обоснованность цены ТЗ и оформят регистрацию в ФИПС. Работа с нами станет первым шагом к эффективной сдаче интеллектуальной собственности в лизинг и прибыльному расширению бизнеса. Закажите бесплатную консультацию по телефону прямо сейчас.

Оставить заявку

Наши услуги:

Лицензионный договор на товарный знак Оценка стоимости товарного знака Управление интеллектуальной собственностью

Новые статьи в блоге:

Исчерпание права на товарный знак Недобросовестная конкуренция Правила использования товарного знака Средства индивидуализации