Различительная способность товарных знаков

Одним из главных условий регистрации товарного знака (ТЗ) в Роспатенте является его высокая различительная способность (РС). В этой статье мы подробно расскажем о том, что это такое, как проверить, обладает ли ваш товарный знак различительной способностью, и что делать, если нет. 

Что такое товарный знак

Понятие «различительная способность» тесно связано с понятием «товарный знак», поэтому рассмотрим определения по очереди.

Товарный знак – средство индивидуализации товара / бренда, по которому покупатель может легко отличить один продукт / бренд от другого. Например, потребитель, заинтересованный в покупке чистящих средств «Ariel» (ТЗ №832517), легко их найдет на полке супермаркета и отличит от аналогичных продуктов по уникальной упаковке и названию. То же самое с товарными знаками «TIDE» (№583131), «Dosia» (№447120) и т.д.

Товарный знак – это слово, упаковка или символ в графической или иной форме, с которым ассоциируют продукт / бренд.

Различительная способность: что это

Представьте, как сложно было бы различать порошки, если бы все они были расфасованы в коробки примерно одинакового цвета и имели название «Стиральный порошок». Благодаря высокой различительной способности товарных знаков мы можем легко отличать товар одного производителя от другого, а также один бренд от другого.

Из примера видно, что марки стиральных средств «Ariel» (ТЗ №832517, «TIDE» (№583131), «Dosia» (№447120) имеют высокую РС относительно друг друга.

Различительная способность – то, насколько слова, символы и упаковки, служащие для обозначения продуктов / брендов отличаются относительно друг друга, чтобы их невозможно было спутать. РС – это свойство товарного знака, без которого Роспатент не может гарантировать правовую защиту.

Высокая, слабая и отсутствующая различительная способность

Товарные знаки бывают:

• с высокой (сильной) РС;
• слабой (низкой);
• отсутствующей.

Товарные знаки с высокой РС:

С регистрацией знаков с высокой РС в Роспатенте проблем не возникает.

Знаки со слабой различительной способностью:

• описательные обозначения;
• родовые.

Такие товарные знаки состоят из слов, передающих непосредственное представление о виде, ингредиентах, качествах или характеристиках продукта.

Например, «Новый дом» для услуг строительства, «Эскимо» для мороженого, «Сладкое» для конфет.

Таким обозначениям Роспатент отказывает в регистрации.

Отсутствующую различительную способность имеют обозначения, которые целиком состоят из:

• общепринятых символов, терминов, наименований;
• видового названия товара, вошедшего во всеобщее употребление, например, «ксерокс»;
• описательных характеристик товара, указывающих на его вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, материал, сырье, а также на время, место и способ производства / сбыта;
• слов, указывающих на форму товара, свойства или назначение;
• простых геометрических фигур, линий, чисел, отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером;
• реалистичного или схематического изображения товара, для обозначения которого предназначена регистрация ТЗ.

Изначальная, приобретенная и утерянная различительная способность

С точки зрения актуальности различительная способность может быть изначальной, приобретенной и утерянной.

Критерии оценки различительной способности

Роспатент проверяет различительную способность во время экспертизы.

Экспертиза состоит из трех этапов:

1. оценка оригинальности обозначения;
2. проверка потенциальной возможности вызывать у покупателя четкие ассоциации, представления, связанные с заявленным брендом / товаром;
3. оценка возможного восприятия товарного знака целевой аудиторией.

Если сотрудник ФИПС сделает вывод, что обозначение выделяется среди других, его легко распознать, оно не нарушает норм морали – уровень его РС оценят, как высокий.

Что делать, если заявку на регистрацию отклонили

Эксперты Роспатента отклоняют заявки на регистрацию ТЗ, если при экспертизе понимают, что различительная способность у обозначения, подлежащего регистрации, низкая.

Тогда заявитель может:

1. придумать другой ТЗ и снова подать заявку на регистрацию;
2. доработать ТЗ и заново подать заявку на регистрацию;
3. использовать в бизнесе незарегистрированное обозначение в надежде, что в будущем оно увеличит РС.

Как повысить различительную способность товарного знака

Вот 4 лайфхака, которые увеличат различительную способность обозначения.

1. Добавьте в ТЗ дополнительные слова, которые в сочетании друг с другом образуют новый смысл. Слова, неподлежащие правовой охране, укажите в заявке как «неохраняемые». Пример, как может сработать такой прием – регистрация ТЗ «ТелеОмскАКМЭ» (№446708). Несмотря на то, что заявитель использовал неохраняемые слова «Омск», «Теле», Роспатент все равно одобрил заявку из-за общего уникального смысла словосочетания. Другой пример – «Нескучные вещи» (№797586): слово «нескучный» относится к группе описательных характеристик, «вещи» – к группе общепринятых наименований. Сами по себе эти слова – неохраняемые элементы, но вместе образуют интересный смысл для обозначения бренда магазина техники и одежды.
2. Переделайте словесный ТЗ в изобразительный. Это эффективный прием, к которому часто прибегают предприниматели, когда есть риск отказа в регистрации ТЗ из-за низкой РС словесного обозначения. Примеры: ТЗ «Осака» (№752099), «Это все любимые закуски» (№545849).
3. Добавьте слова, минимально связанные с характеристиками маркируемых товаров/услуг. Например, слово «молочный» в составе товарного знака, представляющего молочные товары, сильно снизит различительную способность. Но если это слово добавить в ТЗ, связанный с другим продуктом, это увеличит РС. Примеры: академия образования «Молочная бизнес академия» (№769627), бренд канцелярских товаров и услуг для работников финансовой сферы «Умный счетчик» (№775838).
4. Видоизмените старое слово так, чтобы оно получило новый смысл. Неологизмы – эффективный способ для формирования оригинального названия бренда и получения одобрения для регистрации в Роспатенте. Примеры: название для мясного изделия «Круггетсы» (№578059), название для полуфабриката «Блинчелли» (№764037), производитель «Жар-мени» (№796982).
5. Сделайте неохраняемые элементы ТЗ недоминирующими. Если изобразительный ТЗ имеет низкую РС из-за слов, входящих в список видовых, общеупотребительных, описательных и т.д., уменьшите размер шрифта таких слов, уберите их из центра композиции, сделайте тусклее по цвету. Вот пример, какой товарный знак точно не пройдет регистрацию из-за доминирующего положения неохраняемых элементов – алкомаркет «Царская водка» (№2013735618).

Приобретенная различительная способность

Согласно статье 1483 ГК РФ приобретенная различительная способность у товарного знака возникает, когда обозначение так долго использовалось на рынке, что ассоциативно прочно закрепилось в сознании покупателей как синоним конкретного товара / производителя.

Примеры зарегистрированных ТЗ с приобретенной РС:

Не рекомендуем намеренно выбирать обозначение с заранее низкой РС и ждать, пока оно ее приобретет. Для этого может понадобиться много времени и нет гарантии, что это в конечном счете случится. К этому методу могут прибегнуть компании, которые сразу не задумались о регистрации ТЗ, но спустя несколько лет их бренд занял свою нишу на рынке. Всем остальным предпринимателям рекомендуем сразу создавать охраноспособный товарный знак и подавать документы на регистрацию в ФИПС.

Как доказать, что товарный знак получил различительную способность

Чтобы Роспатент одобрил регистрацию ТЗ, который уже имеет узнаваемость на рынке, предоставьте весомые доказательства приобретенной различительной способности.

Доказательства:

• договоры, подтверждающие большие объемы производства и продажи продукта на конкретном рынке под конкретной торговой маркой – название марки должно совпадать с обозначением, которое собрались регистрировать в качестве ТЗ;
• рекламные контракты, подтверждающие высокий уровень рекламной активности и больших маркетинговый усилий по продвижению бренда;
• результаты социологических опросов, доказывающие высокую степень информированности покупателей о товаре / изготовителе;
• документы об участии производителя в международных выставках, об упоминании бренда в литературе и других культурных произведениях.

Предоставляйте документы в структурированном виде с разбивкой по годам. Пусть заявленные вами сведения наглядно демонстрируют, как из года в год территория обозначения расширялась, и доля покупателей, знакомых с ТЗ, увеличивалась.

Оспаривание различительной способности товарного знака

Даже если Роспатент одобрит заявку на регистрацию ТЗ с приобретенной различительной способностью и выдаст свидетельство, это не исключает риск, что конкуренты захотят оспорить вашу позицию. Например, третьи лица могут провести социальный опрос и собрать доказательства, оспаривающие факт высокой степени информированности покупателей о товаре. Конкурирующие бренды могут пойти на такое, если заподозрят, что регистрация вами товарного знака мешает их интересам.

Невозможно полностью застраховаться от риска параллельного использования незарегистрированной торговой марки в течение длительного времени разными компаниями, несвязанными друг с другом.

Несмотря на это, некоторые бренды специально выбирают торговые марки с низкой РС, чтобы донести до клиента идею об исключительности продукта. Например, покупатель у прилавка склонен выбирать товар, в названии которого есть приставка «мега-», «вкусно-», «супер-». Но такие слова в ТЗ снижают различительную способность. Если молодая компания желает в первую очередь привлечь внимание потребителей, а не получить регистрацию в Роспатенте, для нее такой способ маркетинга оправдан.

Как товарные знаки теряют различительную способность

Товарный знак может потерять различительную способность. Способность считают утерянной, если обозначение больше не может индивидуализировать одного производителя / один продукт.

Чтобы установить утерю РС, используют социологические опросы, подтверждающие, что одно и то же наименование ассоциируется с разными брендами.

Примеры ТЗ, потерявших различительную способность:

ТЗ теряет различительную способность, когда:

• несколько фирм пользуются одним и тем же или похожим обозначением, но ни одна не регистрирует права на него в Роспатенте;
• правообладатель зарегистрировал права в Роспатенте, но не отслеживает, используют ли обозначение конкуренты, а также не привлекает нарушителей к ответственности.

Пример массовой потери РС – советские товарные знаки. В СССР разные предприятия выпускали товары под одной и той же маркой. Печенье «Юбилейное», конфеты «Белочка», сыр «Омичка», пиво «Жигулевское» поэтому признаны ТЗ, потерявшими различительную способность.

Чтобы избежать «размывания» товарного знака и сохранить его РС, рекомендуем регистрировать его на раннем этапе развития бизнеса и регулярно мониторить факт нарушения исключительных прав.

Заключение

Высокая различительная способность – условие для одобрения заявки на регистрацию в Роспатенте. Придуманное предпринимателем обозначение может иметь сильную РС – тогда нужно подготовить документы и отправить их в ФИПС для регистрации прав. Но чаще название бренда имеет слабую различительную способность. Тогда бизнесмену стоит задуматься, как переделать торговую марку так, чтобы она сохранила ассоциативную привлекательность для покупателя и прошла регистрацию в Роспатенте.

Можно потратить много времени, но так и не придумать подходящий вариант для яркого, запоминающегося и подходящего для регистрации товарного знака. Чтобы сэкономить ресурсы – обратитесь за помощью в бюро «Первоисток»:

• за 1 день проанализируем различительную способность ТЗ;
• если обнаружим, что обозначение не подходит – предложим варианты, которые точно пройдут в Роспатенте;
• оформим заявку на регистрацию ТЗ в ФИПС и доведем процедуру до выдачи свидетельства;
• соберем подтверждения, если ваш ТЗ получил различительную способность;
• дадим юридический отпор конкурентам, которые пытаются обжаловать регистрацию обозначения;
• займемся отслеживание нарушением ваших прав на интеллектуальную собственность, чтобы предотвратить утерю различительной способности у обозначения.