Патентный портфель

Интеллектуальная собственность компании при грамотном управлении может стать источником прибыли и ценным конкурентным преимуществом. Усилению защищённости бизнеса способствует использование стратегии, предусматривающей создание и регулярный пересмотр патентного портфеля.

В первую очередь, это актуально для технологических, фармацевтических, it-компаний, где результаты интеллектуальной деятельности составляют значительную часть активов. Однако портфельная стратегия хорошо показывает себя и в других сферах.

Получить бесплатную консультацию

Что включает портфель интеллектуальной собственности

Патентный портфель в узком смысле означает совокупность принадлежащих компании патентов на технические и художественно-конструкторские решения.

В расширенной трактовке такой портфель включает в себя все объекты интеллектуальной собственности конкретного правообладателя.

Помимо запатентованных разработок, в него входят средства индивидуализации, секреты производства (ноу-хау), компьютерные программы и базы данных, а также другие объекты авторских прав. Чаще понятие «патентный портфель» используют в этом смысле.

Портфель интеллектуальной собственности может формироваться по-разному в зависимости от бизнес-стратегии. Так, многопрофильные компании, как правило, формируют отдельный портфель для каждого направления. Он может включать патенты на главный продукт, его отдельные элементы, способ производства, внешний вид, а также свидетельства на средства индивидуализации. Чтобы ограничить конкурентов, правообладатели патентуют линейку продуктов и получают патенты на каждый этап разработки.

Какие преимущества даёт патентный портфель

Патентный портфель с продуманной структурой и стратегией формирования решает важные для бизнеса задачи:

• защищает от конкурентов и патентных троллей, которые зарабатывают на использовании уязвимостей в защите чужой интеллектуальной собственности;
• расширяет варианты коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности;
• помогает увеличить капитализацию компании, привлечь новых инвесторов.

Для эффективного управления портфелем нужна патентная стратегия, которая соответствует роду деятельности компании, её целям и задачам. Она помогает определять новые направления научно-исследовательских и конструкторских работ, порядок и объём патентования новых решений, механизмы правовой охраны для каждого объекта. 

Этапы формирования портфеля

Алгоритм построения патентного портфеля включает следующие этапы:

1. Патентные исследования.

Это важный этап, который помогает определить перспективные направления развития бизнеса и пути увеличения прибыли за счёт внедрения запатентованных технологий. В рамках исследований специалисты:

• изучают уровень техники;
• проводят поиск по разным источникам, в том числе информационным сервисам;
• определяют патентоспособность и патентную чистоту конкретных разработок;
• составляют патентный ландшафт.

Провести полноценный анализ без специальных знаний и инструментов невозможно, поэтому патентные исследования, как правило, поручают экспертам в этой области. Заказчик получает отчёт, который будет основой для создания патентной стратегии и формирования портфеля. 

2. Определение основного объекта, вокруг которого будет строиться патентный портфель.

В качестве такого объекта часто выступает изобретение с широким объёмом правовой охраны, которое можно использовать в нескольких отраслях, в том числе в составе других патентоспособных объектов. Второй критерий – перспективы монетизации. Главный объект должен быть интересен рынку и иметь ясные экономические перспективы.

3. Разграничение объектов, охрана которых будет обеспечиваться в качестве ноу-хау и путём государственной регистрации.

Некоторые сведения, относящиеся к производственной деятельности компании, есть смысл сохранять в секрете. Информация, которую не должны узнать посторонние, может охраняться в формате ноу-хау. Для этого правообладатель должен обеспечить её конфиденциальность, в том числе путём установления режима коммерческой тайны. Правовая охрана технического решения в виде секрета производства иногда становится альтернативой патентованию.

4. Определение перечня второстепенных объектов патентования.

Это разработки, объединённые с основным объектом общим изобретательским замыслом, но направленные на получение иного технического результата. Помимо этого, в портфель включают и другие объекты интеллектуальной собственности, связанные с главным патентом.

Предположим, в качестве главного объекта компания запатентовала изобретение – умную колонку с голосовым управлением. Второстепенными объектами в данном случае могут стать:

• отдельные элементы и варианты этого устройства – полезные модели;
• дизайн колонки – промышленный образец;
• изобразительный или словесный элемент, позволяющий потребителю идентифицировать устройство – товарный знак.

Такое решение позволит по максимуму защитить изобретение и сформировать устойчивый к нападкам конкурентов патентный портфель.

Пример комплексного подхода среди российских компаний – Яндекс, который по рейтингу НИУ ВШЭ стал лидером по числу патентов в области цифровых технологий. По состоянию на 2023 год в его портфеле было 309 действующих патентов РФ на изобретения, 98 — на промышленные образцы и 4 — на полезные модели. Они охватывают аудиовизуальные, компьютерные, информационные технологии, продукты из области телекоммуникаций и цифровой связи.

5. Подготовка и направление заявок в Роспатент.

Обязательная регистрация по закону требуется для изобретений, полезных моделей, промобразцов, товарных знаков. Компьютерные программы и базы данных вносятся в соответствующие реестры по желанию правообладателя. Другие объекты авторских прав Роспатент не регистрирует, но их стоит депонировать, чтобы упростить доказывание в спорной ситуации. Оформление прав лучше поручить патентному поверенному, который самостоятельно подготовит и подаст в регистрирующий орган заявки, а затем проконтролирует рассмотрение материалов до результата.

6. Получение охранных документов на объекты, входящие в состав портфеля.

Сроки регистрации интеллектуальной собственности в России установлены административными регламентами Роспатента и различаются для разных объектов. На практике оформить права на промышленный образец можно за 7-9 месяцев, а патентование изобретения может занять не один год, особенно в случае запроса дополнительных материалов. Когда регистрацией занимается патентный поверенный, процесс проходит быстрее за счёт правильного оформления заявки, постоянного взаимодействия с патентным ведомством и оперативного ответа на запросы.

7. Контроль сроков, оплата пошлины за продление прав на используемые объекты.

Гражданским кодексом РФ установлены сроки действия патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность. Если не уплатить пошлину или вовремя не обратиться за продлением в отношении тех объектов, для которых это предусмотрено, действие исключительных прав закончится. Объект перейдёт в общественное достояние, и его смогут без ограничений использовать заинтересованные лица.

8. Защита прав, пресечение неправомерных действий других участников рынка.

Российское законодательство предусматривает разные механизмы защиты исключительных прав владельца интеллектуальной собственности, самый распространённый из которых – взыскание с нарушителя компенсации. При грамотном юридическом сопровождении её размер может исчисляться миллионами рублей. В случае грубых нарушений можно дополнительно написать заявление о привлечении виновного к административной и даже уголовной ответственности. Чтобы действовать правильно, лучше заручиться поддержкой профильного юриста, который знает отраслевое законодательство и судебную практику по таким делам.

9. Регулярный анализ результатов, полученных при управлении интеллектуальной собственностью компании, пересмотр и корректировка патентного портфеля в соответствии с текущей стратегией.

Формирование патентного портфеля – не та задача, которая решается один раз и навсегда. По мере изменения ситуации на рынке, появления новых технологий портфель нужно корректировать. Он расширяется при освоении компанией новых сфер или, напротив, уменьшается за счёт исключения из него ставших неактуальными разработок. А при выходе бизнеса на международные рынки потребуется охрана интеллектуальной собственности на новой территории: национальная регистрация в соответствующем государстве или международное патентование.

Монетизация патентов

Помимо использования патентов в собственном производстве, их можно монетизировать двумя основными способами:

• продать исключительное право по договору отчуждения;
• предоставить другому лицу права на использование по лицензионному договору или договору коммерческой концессии.

Первый способ может единовременно принести крупную сумму. Однако отчуждение прав не позволит в дальнейшем использовать запатентованное решение в собственном бизнесе, поэтому такой способ подойдёт правообладателям, которые не планируют развивать соответствующее направление.

Лицензия не влечёт полную утрату прав на патент, а при согласовании оплаты в виде роялти приносит собственнику регулярный доход. Если запатентованная идея входит в круг интересов компании, этот путь более целесообразен.

Аналогичным образом можно монетизировать и другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе средства индивидуализации.

Наши услуги:

Патентование Регистрация товарных знаков Защита интеллектуальной собственности 

Новые статьи в блоге:

Совместное исключительное право Регистрация интеллектуальной собственности Патентные стратегии Процедура патентования