Справка по взысканию компенсаций при выявлении фактов нарушения на ТЗ и объекты патентного права
Нормативка, помимо ГК РФ: Постановление ВС РФ
Товарные знаки
Цитата Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" по товарным знакам www.consultant.ru :
"Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:
- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
- степень известности, узнаваемости товарного знака;
- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.
Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга."
Патентное право
Цитата Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" по патентам www.consultant.ru:
"Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.
Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Следует учитывать, что исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец охватывается использование их непосредственно в продукте, способе или изделии соответственно, но не в документации (в том числе проектной) на изготовление находящегося в процессе разработки продукта или изделия, осуществление способа. Нарушением будет являться совершение действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с применением указанной документации.
При этом использование описания изобретения, полезной модели или промышленного образца в произведении науки, литературы и искусства исключительным правом правообладателя не охватывается."
Вывод из анализа нормативной документации
Для увеличения размера компенсации на товарный знак и иные объекты ИС правообладатель должен обосновать заявленный размер: показать документы, доказать известность знака, предполагаемый объём выпускаемого контрафакта за время незаконного использования знака.
- Зафиксировать нарушения: сделать контрольную закупку контрафакта, сохранить чеки и накладные, зафиксировать нарушения на фото и видео.
- Подготовить и подать нарушителю претензию. Без неё суд не примет иск.
- Пожаловаться в ФАС, Роспотребнадзор и полицию. Они проверят нарушителя, составят протоколы. Это также поможет доказать нарушение. (необязательно)
- Подготовить и подать иск в суд. Потребовать запрета на использование объекта ИС и взыскания компенсации.
Специфика рассмотрения дел судами
Почему одни дела завершаются штрафом порядка 10 000 руб., другие 100 000 руб., третьи 1 000 000, а четвёртые более 10 000 000 руб. и как взыскать с нарушителя крупную компенсацию.
1. Долговременное нарушение, многократное нарушение.
Одним из показателей для повышения компенсации является продолжительность использования объекта
Пункт 4 статьи 1515 ГК – прописано, что краткосрочность нарушения является одной из причин снижения компенсации)
При доказанности долговременного нарушения, размер компенсации обычно выше, чем при разовых.
Однако, бывает и так, что ответчик обвиняет истца в карательной деятельности, умышленном не предъявлении иска при условии, что истец знал все это время о нарушении, и суды это учитывают.
Заявитель просил прекратить нарушение права на товарный знак и взыскать компенсацию в размере 1 млн руб.
При рассмотрении дела суд учел долгосрочность нарушения (7 месяцев) и сократил размер компенсации до 300000 руб. (+ компенсация судебных издержек).
Дополнительных материалов по оценке ТЗ и нанесенным убыткам истец не предоставлял.
Истец обратился в суд с нарушением прав на промышленный образец (кондитерские изделия).
Взыскали 1 500 000 рублей за многолетнее использование запатентованного дизайна, снизив компенсацию с запрошенных 5 000 000 р.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на промышленные образцы, товарный знак.
Суд по своему усмотрению взыскал 350 000 руб. компенсации.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на 2 товарных знака.
Суд взыскал 5 млн. руб. компенсации, учел долговременный характер использования и данные о доходах ответчика.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на товарный знак.
Суд удовлетворил требование о взыскании 32 941 691 руб., компенсация рассчитывалась истцом исходя из двукратной стоимости товаров из оптового прайс-листа, размещенного на сайте нарушителя.
В дальнейшем в апелляционной инстанции стороны пришли к мировому соглашению со снижением компенсации до 20 000 000 руб.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на товарный знак.
Суд взыскал с ответчика 1 250 000 руб., снизив заявленную компенсацию с 2 000 000 с учетом продолжительности использования ТЗ и убыточности деятельности ответчика.
Взыскали 320 000 рублей, снизив заявленную компенсацию 800 000 р.
Истец представил 16 фактов нарушений (покупал товары ответчика) с видеозаписями и чеками, суд посчитал разумным взыскать по 20000 р. за каждое нарушение.
Компенсация 110 000 р. исходя из доказанных 11 фактов нарушений (по 10000 р. за факт).
2. По лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии
Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учётом норм п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.
Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путём обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.
Если размер компенсации рассчитан истцом на основании представленного им лицензионного договора, то суд соотносит условия этого договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение; территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.
Следовательно, суд может определить другую стоимость права использования соответствующего объекта ИС тем способом и в том объёме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом, а в ряде случаев в иске отказывают полностью, отметив неприменимость договора в целом.
Если размер компенсации определяется судом на основании установленной судом стоимости права использования, которая оказалась меньше, чем утверждается истцом, то определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не является снижением размера компенсации.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на товарный знак сети кофеен «Тревелз кофе». Суд взыскал 221 284,20 руб. (+ компенсация судебных издержек). Заявляли расчёт суммы нарушения по договору коммерческой концессии.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на товарный знак. Компенсация была рассчитана на основании лицензионного договора. Суд взыскал 100000 р. (+ компенсация судебных издержек). При этом размер компенсации истец сам снизил в 2 раза от возможной.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на товарный знак. Компенсация была рассчитана на основании лицензионного договора. Суд взыскал 120000 р. (+ компенсация судебных издержек) по основанию двойной стоимости лицензионного договора (60000 р.).
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на товарный знак. Компенсация была рассчитана на основании лицензионного договора. Суд взыскал 900000 р. (+ компенсация судебных издержек).
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на товарный знак. Компенсация была рассчитана на основании лицензионного договора на исключительное право в размере 6 000 000 руб. Однако в процессе рассмотрения дела была назначена экспертиза по проведению оценки стоимости права использования. Итогово суд взыскал 160 000 р. (+ компенсация судебных издержек).
В иске отказали, поскольку представленный материалы регламентировали вознаграждение за иное использование ТЗ и потому не могут быть учтены.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на полезную модель двумя ответчиками. Был предоставлен лицензионный договор. По нему установлен размер компенсации, но снижен в общей сложности до 4 500 000 р. (+ компенсация судебных расходов) с учетом размера партий контрафактного товара.
3. По отчету оценщика
Отчет оценщика является во многом аналогом ЛД, поскольку также представляет собой доказательство стоимости ОИС. Как и в случае с ЛД, суд и ответчик может не согласиться с реальной стоимостью права по отчету оценщика. В частности, о рыночной стоимости может не говорить затратный метод оценки.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на товарный знак. Судом была взыскана компенсация по отчету оценщика 4 376 465 руб. 33 коп. (+ компенсация судебных расходов).
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на товарный знак. Компенсацию заявляли 450 000 руб. по отчету оценщика. Суд снизил до 100 000 руб. из-за затратного метода, который по мнению судьи, не говорит о реальной стоимости знака.
– взыскали 34000 р., многократно уменьшенная стоимость заявленных требований. Был заявлен отчет оценщика, судья усомнился в нем, просил предоставить ЛД, их не было, была проведена оценка стоимости по рынку (120000 р. в год), учли, что ответчик использовал ТЗ только 51 день, исходя из этого рассчитали стоимость.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на товарный знак. Судом была взыскана компенсация 360000 р. (+ компенсация судебных расходов) вместо запрашивавшихся 700 000 руб. по отчету оценщика. Снижение аргументировано кол-вом месяцев нарушения.
Многократно снижена компенсация, поскольку суд посчитал, что отчет оценщика предполагает долгое использование ТЗ, а в деле доказано однократное использование при продаже товара малой стоимости, в итоге взыскали 10000 р.
4. Упущенная выгода
Довольно редко признается судом, поскольку должно быть доказано, что товар/услуга без нарушений ответчика с высокой долей вероятности была бы куплена у истца.
Немного выше вероятность у объектов патентных прав и с авторскими правами.
Это связано с тем, что патент защищает конкретное техническое решение и предполагается, что иные лица не могут правомерно продавать товары/оказывать услуги по этому решению, а потому это явно упущенная выгода. Однако есть и случаи, когда суды отказывают по причине того, что не доказан факт использования истцом патента, то есть он не мог получить эти заказы, так как не занимается соответствующей деятельностью.
Важно также понимать, что доходы нарушителя, на взыскание которых может рассчитывать правообладатель, должны находиться в прямой связи с нарушением. Например, если в продукте использованы несколько разработок и только одна из них охватывается патентом истца, правообладатель не может рассчитывать на получение всего дохода от реализации данных товаров. Необходимо выделить ту его часть, которая приходится именно на использование спорного изобретения, что на практике может быть непросто.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на изобретение по патенту. Была взыскана компенсация упущенной выгоды 1000000 р. (+ компенсация судебных расходов), просили 4 млн руб. Было доказано нарушение патента и представлена конкретная стоимость работ на основании нотариально заверенной переписки с ответчиком, где представлена смета работ.
Здесь авторское право, взыскано более 4 млн рублей, показательно взыскание большой суммы упущенной выгоды, доказанной путем данных с сайта маркетплейса о том, сколько раз куплен товар.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на полезную модель. В итоге было взыскано 8 394 859 рублей 27 копеек убытков по упущенной выгоде, 64 974 рубля 30 копеек в возмещение
расходов по оплате государственной пошлины, 411 520 рублей 00 копеек в возмещение расходов на проведение экспертиз, 500 000 (истец требовал 1 565 147) рублей в возмещение расходов на оплату услуг представителя. При этом суд запрашивал у ответчика точные сведения о сумме поставок и исходил из них, также проводилась экспертиза нарушения прав.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на полезную модель. В итоге было взыскано 3 531 360 руб. и возмещение расходов. При этом суд учитывал, что ответчик и истец участвовали в закупках, торги выиграл ответчик, истец обратился за упущенной выгодой исходя из стоимости торгов.
5. Сложность и затратность изготовления товаров по патенту, высокий спрос именно на такие товары/услуги.
Истец обратился в суд в связи с нарушением прав на полезную модель. В итоге было взыскано 500000 р. (плюс судебные издержки). Суд учел сложность изготовления полезной модели, затратность, спрос на трубы именно по полезной модели.
6. Судебные решения в случае применения способа расчета компенсации от 10000 до 5 млн р. при отсутствии надёжного обоснования крупной суммы иска.
На практике, как правило, нелегко понять, чем руководствуются суды при установлении конкретного размера компенсации.
В большинстве случаев суды просто воспроизводят положение п. 43.3 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», констатируя, что решение принято «исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения». Какого-либо анализа фактических обстоятельств дела ими не приводится.
В судебных актах отсутствуют ссылки на представленные истцом расчеты имущественных потерь (либо прибыли нарушителя).
В целом можно заключить, что при применения способа расчета компенсации от 10000 до 5 млн р. решения носят весьма субъективный (а в некоторых случаях и произвольный) характер.
Взыскали 50000 р., хотя дополнительных доказательств приведено не было, но и ответчик не заявлял о снижении компенсации.
Взыскали 30000 р., хотя дополнительных доказательств приведено не было.
Взыскали 50000 р., хотя дополнительных доказательств приведено не было.
Взыскали 25000 р. компенсации (они же заявлены) за ПО, примечательно, что не было контрольной закупки – представили видео предложений к продаже
6.1. Дела с сильно сниженной компенсацией по сравнению с заявленной в иске
Серия товарных знаков, взыскали только 10000 за каждый, заявляли 120000 р.
Взыскали 10000 рублей, хотя заявляли 50000
Вне зависимости от того, сколько позиций товаров было продано, суд назначил 10000 р. за одно доказанное нарушение (по чеку) 16 февраля 2015 г. по делу N А32-3419/2014
Суд снизил размер компенсации до 10000 р. даже при условии известности бренда
На решение суда по размеру компенсации также влияет, является ли ответчик МСП, насколько низкий у него доход.
Дополнительная практика, которая может помочь при снижении судом компенсаций:
- О недопустимости ситуации, при которой сумма взысканной компенсации окажется значительно ниже суммы необходимых расходов, понесённых правообладателем при обращении с рассматриваемым иском (Постановлением СИП от 04.02.2021 и постановление 11‑го ААС от 31.03.2021 по делу № А65—37557/2019)
Если нарушили Ваши исключительные права или Вы получили претензию от правообладателя - обращайтесь к юристам патентного бюро Первоисток.
Мы с 2006 года представляем интересы исцов и ответчиков в Суде по интеллектуальным правам и в Палате по патентным спорам.
Консультация и предварительный поверхностный юридический анализ документации с определением перспектив проводим бесплатно. Так мы доказываем свою вовлеченность в процесс и свою экспертизу.
Оставьте заявку на обратный звонок и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Проконсультироваться бесплатно
-(2).png.webp)
-1_800x0_a81.jpg)
_800x0_a81.jpg)
_800x0_a81.jpg)
_800x0_a81.jpg)
-page-0001_800x0_a81.jpg)
