Зависимое изобретение

Создавая изобретение или другой объект интеллектуальной собственности, разработчики применяют уже известные решения. Это естественный процесс, который приводит к постепенному повышению общего уровня техники. Прежние разработки становятся основой новых или используются в их отдельных элементах. Иногда это может приводить к спорам между патентообладателями и признанию более позднего изобретения зависимым. Какие правовые последствия это влечёт – читайте в статье.

Получить консультацию по патентованию

Что такое зависимый патент

Зависимое изобретение – это техническое решение, реализация которого невозможна без использования другого охраняемого объекта интеллектуальной собственности с ранней датой приоритета. Ст. 1358.1 Гражданского кодекса РФ предусматривает такое же понятие зависимого патента для полезных моделей и промышленных образцов.

При этом необязательно, чтобы изобретение зависело от другого изобретения, а полезная модель – от другой запатентованной модели. И первоначальными, и зависимыми могут признаваться разные объекты патентных прав. На практике чаще встречается зависимость между двумя изобретениями, двумя полезными моделями либо сочетание изобретение + полезная модель. Промышленные образцы относятся к внешнему виду продукта, поэтому зависимость от них объектов, содержащих новые технические решения, маловероятна.

Как определяется наличие зависимости

Зависимость одного объекта от другого определяется:

• для изобретений и полезных моделей – по запатентованной формуле;
• для промышленных образцов – по существенным признакам.

Более позднее изобретение признают зависимым от другого, если в нём повторяются все признаки из формулы первоначального технического решения.

Для признания зависимой полезной модели важно повторение всех признаков первоначальной модели, приведённых в независимом пункте формулы.

В обоих случаях зависимость сохраняется, если формулы отличаются только назначением технического решения. При этом новый объект патентования должен иметь и новшества, уникальные особенности, которые отличают его от исходного. Иначе регистрирующий орган не выдаст на него патент.

Зависимое изобретение может появиться в результате усовершенствования уже существующего прибора, вещества или способа.

Например, по делу № А40-166505/2017 суд признал зависимым изобретение ООО «Натива» – кристаллическую модификацию вещества, ранее зарегистрированного иностранными правообладателями и охраняемого евразийским патентом. Оба вещества использовались для производства лекарственных препаратов.

Но модификация существующего решения – не единственный способ создать зависимое изобретение. Таковым могут признать, например, инновационный способ лечения с применением вещества, охраняемого в качестве отдельного изобретения, или новое устройство, ключевые элементы которого выполнены из материала, охраняемого другим патентом.  Зависимыми будут и селективные изобретения – вещества, относящиеся к известной группе химических соединений, но проявившие новые свойства.

Полезную модель, скорее всего, признают зависимой, если в качестве её элемента используется техническое решение, ранее запатентованное в качестве полезной модели или изобретения.

Например, по делу № А07-13220/2021 СИП признал полезную модель «Устройство очистки скважины» зависимой по отношению к полезной модели «Комбинированная разбуривающая насадка». Суд выяснил, что ответчик использовал более раннюю модель в своей комбинированной насадке-рыхлителе КНР-114, которая входит в состав устройства очистки скважины.

Промышленный образец считается использованным в другом объекте интеллектуальной собственности при совокупности условий:

1. у изделий общее назначение (единое или сходное);
2. в зависимом объекте полностью повторяются существенные признаки первоначального либо иные признаки, вместе производящие на потребителя то же общее впечатление.

Например, это могут быть два запатентованных светильника, один из которых – усовершенствованная версия другого, отвечающая критериям новизны и оригинальности. Если для потребителя неочевидны отличия, суд при рассмотрении спора наверняка сочтёт второй патент зависимым.

Права патентообладателей

По закону патентообладатель зависимого изобретения, полезной модели или промышленного образца не вправе использовать их без разрешения владельца первоначального патента.

Запрет распространяется на использование объекта интеллектуальной собственности в конкретном продукте. То есть разрабатывать проектную документацию на изделие можно, а открывать его производство, продавать в магазине или через интернет, иным образом вводить в оборот нельзя. Согласно позиции ВС России, такие действия могут признаваться нарушением исключительного права.

Предотвратить патентные споры поможет проведение качественного поиска на этапе подготовки заявки в Роспатент. Если поручить эту задачу патентному поверенному, он проверит новое решение по российским и международным базам, чтобы обнаружить объекты со сходными признаками. Эксперты нашего бюро не только проводят поиск, но и с учётом результатов помогают клиентам дорабатывать формулу изобретения или полезной модели, описание промышленного образца до подачи заявления на регистрацию.

В идеале проверку на патентную чистоту стоит проводить ещё до начала работы над техническим решением, в рамках патентных исследований. Это поможет уменьшить вероятность патентования зависимого объекта.

Если же патент на такое изобретение уже получен, закон позволяет найти баланс между интересами обоих правообладателей. Для этого существуют механизмы лицензирования.

Лицензионный договор. Перекрёстное лицензирование

Чтобы в полной мере пользоваться правами на запатентованный объект интеллектуальной собственности, владелец зависимого патента должен получить лицензию первого правообладателя. Если стороны достигли соглашения по всем условиям, они заключают лицензионный договор, который подлежит обязательной регистрации в Роспатенте.

По закону лицензиат может использовать предоставленные права только в пределах и способами, которые указаны в договоре. Поэтому составление проекта лучше поручить патентному поверенному, который юридически правильно составит текст и включит в него все необходимые условия.

Перекрёстное лицензирование предусматривает обмен правами. То есть обладатель первого патента даёт контрагенту разрешение использовать свою разработку, а при желании - даже совершенствовать её с соблюдением оговорённых стандартов. Взамен он получает аналогичное право на зависимый патент. Новые патенты, полученные в рамках исполнения этого соглашения (второстепенные), могут использовать обе стороны сделки.

Такие соглашения предусматривают взаимное информирование сторон о совершенствовании технологических объектов, доступ к другой производственной информации. Реализация договора может потребовать создания консорциума или отдельной организации для управления активами. Поэтому оформлением документов для перекрёстного лицензирования должны заниматься юристы.

Принудительная лицензия

При этих условиях суд предоставит истцу принудительную неисключительную лицензию и установит размер платежей за её использование. Владелец первого патента в этом случае получает право на аналогичную лицензию в отношении зависимого объекта. Предоставление прав регистрируется в Роспатенте.

Примером получения принудительной лицензии – упомянутое выше дело по иску иностранных правообладателей к ООО «Натива». Свидетельством добросовестности общества стало то, что оно предлагало истцам заключить лицензионный договор, но последние отказались от этого без объяснения причин. В итоге суд отказал им в иске о защите исключительных прав, удовлетворив встречный иск ответчика о принудительном лицензировании.

Международное регулирование зависимых изобретений

Статья 5 Парижской конвенции закрепляет право стран-участниц предусмотреть в национальном законодательстве выдачу принудительных лицензий. Во многих странах, как и в Российской Федерации, в числе оснований для получения такой лицензии указаны зависимые патенты, однако в это понятие заложен разный смысл.

Например, в Федеральном законе Швейцарии о патентах на изобретения содержатся следующие критерии зависимых изобретений:

• его невозможно использовать без нарушения предыдущего патента;
• это важное техническое достижение с большим экономическим значением.

Согласно Кодексу промышленной собственности Португалии, зависимое изобретение должно использоваться по другому назначению.

В Законе о патентах Турции содержится альтернатива: зависимое изобретение может представлять собой усовершенствование первого технического решения либо применяться по иному назначению (для принудительной лицензии хватит одного условия).

В некоторых странах предусмотрены нормы, конкретизирующие охрану зависимого изобретения для отдельных сфер.

Например, в Законе о патентах Испании закреплено такое положение, касающееся фармацевтической отрасли. Если предметом патента является процесс получения химического или фармацевтического вещества, защищённого другим действующим патентом, то оба патентообладателя вправе получить неисключительную принудительную лицензию на патенты друг друга.

В законодательстве Польши сделана оговорка в части изобретений, касающихся полупроводниковой техники. Владелец зависимого изобретения не сможет получить принудительную лицензию по общим основаниям, это возможно только как средство противодействия антиконкурентной практике.

Получить бесплатную консультацию

Наши услуги:

Защита при нарушении патентных прав Помощь при отказе в выдаче патента Патент на изобретение Проверка патентной чистоты

Новые статьи в блоге:

Формула изобретения Описание изобретения Право преждепользования Выделенная заявка Условия патентоспособности изобретения