Кейс по защите товарного знака при обвинении в схожести

Объект интеллектуальной собственности

Товарный знак №836535

товарный знак medvedtech

Заявитель

ООО «БИТС»

Ответчик

ИП Рябов А.Ю. (мы на стороне ответчика)

Особенности дела

Возражение против предоставления охраны товарному знаку как нарушающему требования, установленные положениями пункта 8 ст. 1483 ГК РФ:

Товарный знак содержит словесный элемент MEDVEDTECH, являющимся сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, которое, по мнению заявителя, принадлежит ему.

Заявитель представил доказательства использования коммерческого обозначения с 2016 г. (регистрация домена на учредителя заявителя), договоры поставки продукции (измельчители веток).

Также заявитель уточнил, что ранее сотрудничал с правообладателем товарного знака, но в дальнейшем правообладатель сам отказался от сотрудничества (был приложен скриншот переписки).

Заявитель является администратором соц.сетей, маркированных данным обозначением.

Ответчик (наш клиент) подтвердил, что сотрудничал с учредителями ООО «БИТС» как с инженерами для улучшения и производства своей продукции. Однако привлек их значительно после начала деятельности, все договоры проходили через его ИП до 2020 г., когда произошел разрыв отношений с партнерами.

Ответчик сам попросил учредителей заявителя зарегистрировать сайт и соцсети на себя, не подумав, что это может в дальнейшем стать проблемой. Никаких прав на обозначение ответчик им не передавал.

Кроме того, договор поставки от 2017 г., который представил заявитель, являлся поддельным (отсутствие взаимоотношений с заявителем подтвердил заказчик).

Авторство словесной части обозначения принадлежит супруге правообладателя, а изобразительной – отцу супруги правообладателя.

Спор рассматривался 3 заседания.

1 заседание

На первом мы ходатайствовали об отложении, так как было недостаточно времени для подготовки.

2 заседание

Во втором заседании в качестве доказательств нашей позиции мы приобщили:

договор авторского заказа,
договоры производства и поставки продукции с 2015 г.,
данные об участии в выставках,
переписку с автором обозначения от 2015 г.,
отзывы потребителей продукции правообладателя,
доказательства подлога со стороны заявителя договора 2017 г.

В ответ на нашу позицию заявитель продолжил настаивать на приоритете использования коммерческого обозначения. Отметил, что оно образовано в момент регистрации доменного имени, где tech – как раз указывает на домен.

Кроме того, заявитель утверждал, что договор от 2017 г. все же был заключен, но не был оплачен, в связи с чем продукция была возвращена заявителю.

Кроме того, заявитель продолжил настаивать на том, что принадлежность сайта ему является неоспоримым доказательством приоритета.

Также заявитель подробно расписал действия правообладателя по регистрации своего товарного знака:

По первой заявке был отказ, после чего были поданы еще 2, одна из которых была зарегистрирована оспариваемым товарным знаком. Разница между первой заявкой, полностью идентичной коммерческому обозначению и зарегистрированным ТЗ в том, что элемент tech в зарегистрированном ТЗ не отделен точкой от medved. Утверждая, что изменения в обозначение внесены с целью преодолеть противопоставления экспертизы по первой заявке;

Мы утверждали, что это не так, поскольку элемент tech в любом случае является слабым и не учитывается при экспертизе, предоставили письмо-согласие от правообладателя спорного товарного знака, которое было выдано уже после отказа в регистрации по первой заявке.

По поводу довода заявителя о том, что договор от 2017 г. все же был заключен мы предоставили письмо контрагента, который утверждал, что не подписывал этот договор.

На втором заседании заявитель принес дополнительно доказательства гравировки ножей коммерческим обозначением от 2016 г. А также выразил сомнения в заключении договоров от правообладателя с потребителями его продукции, поскольку все они были с физическими лицами и расчет производился наличными денежными средствами, тогда как существуют ограничения на прием наличной оплаты со стороны физ.лиц.

Примечательно также, что заявитель предоставил свою позицию только на заседании, забыв добавить копии некоторых приложений в экземпляр для правообладателя.

Коллегией заседание было перенесено для предоставления возможности ответить на новые данные, а также более корректно оформить скриншоты с сайтов.

3 заседание

В ответ на новые данные к третьему заседанию правообладатель прокомментировал, что на самом деле ножи делал он сам не на продажу, а в подарок клиенту, причем на гравировке его номер телефона (что мы подтвердили данными от оператора).

Также нами было отмечено, что все договоры подлинные, что подтверждается также и отзывами потребителей. Нарушения со стороны налогового законодательства не является доказательством несостоявшегося договора.

Также к третьему заседанию мы дополнительно предоставили договор аренды помещения для производства измельчителей, фотографии вывески.

Коллегия поддержала нашу позицию, отметив, что данных для прекращения охраны товарного знака не предоставлено, поскольку приоритет использования (согласно договорам поставки, отзывам, участию в выставках) принадлежит правообладателю.

Решение:

Оставить действие товарного знака в стиле.

Если у Вас возникли сложности с регистрацией или доказыванием прав на интеллектуальную собственность рекомендуем обратиться к патентным поверенным нашего бюро. Консультации по услугам компании, предварительная проверка объекта, а таже предварительный поверхностный юридический анализ документации с определением перспектив производится бесплатно.

Для получения услуги позвоните по номеру +7(499)113-19-73 или оставьте заявку на сайте и мы Вам перезвоним, ответим на все вопросы и расскажем об алгоритме дальнейших действий.

Защитили права на товарный знак от бывшего партнера по бизнесу